Nederlandsch Octrooibureau


Gebruik van merken

Zo kan een merk worden geweigerd omdat het onderscheidend vermogen mist of er sprake is van oppositie. Maar wanneer de inschrijving binnen is, kun je niet op je lauweren rusten. Alert blijven, is het credo.

Verval merkrecht
Na de inschrijving van een merk, heb je als merkhouder te maken met de gebruiksplicht. In de meeste Europese landen vervalt het recht op een merk wanneer binnen vijf jaar na inschrijving er geen normaal gebruik van is gemaakt. Dit geldt voor alle producten en diensten waarvoor het is geregistreerd. Iedere belanghebbende kan na die periode proberen aanspraak te maken op dat merk. Dat is een belangrijke factor om rekening mee te houden in uw merkenstrategie. Ook al blijkt in de praktijk dat verval wegens niet-gebruik lang niet in elk geval wordt ingeroepen. Een concurrent kan plannen hebben om hetzelfde merk te gebruiken. Deze concurrent kan na vijf jaar uw merkrecht aanvechten om de weg vrij te maken voor zijn eigen plannen.

Goodwill
Vorig jaar diende bij de Rechtbank Almelo een zaak over het merk JANSEN & TILANUS, een merk voor onderkleding dat vroeger een grote naamsbekendheid had. Dit woordmerk stond sinds 1971 in de Benelux ingeschreven. De oude registratie van het merk JANSEN & TILANUS werd in stelling gebracht tegen merkdepots van het merk JANSEN & TILANIS, die Groeneveld in 2005 en 2006 deed. Hoewel deze depots inmiddels niet meer bestaan, is Groeneveld nog steeds van plan om het merk JANSEN & TILANUS te gebruiken. In reconventie heeft Groeneveld doorhaling van de inschrijvingen van het merk van Ten Cate B.V. gevorderd . Het bleek dat Ten Cate B.V. het oude merk JANSEN & TILANIS lange tijd niet heeft gebruikt. Ten Cate B.V. vond dat Groeneveld onrechtmatig handelde door zich het merk JANSEN & TILANUS met de daaraan verbonden goodwill toe te eigenen. De rechter kende de eis toe en verplichtte Ten Cate B.V. de Beneluxinschrijvingen van het merk door te halen. In deze kwestie speelde de bekendheid van het merk een grote rol, maar dat was niet doorslaggevend. Hoe bekend een merk ook is, als het vijf jaar niet gebruikt wordt, kan de registratie komen te vervallen.

Gebruik bewaken
Een merk kan zijn exclusiviteit bovendien verliezen door de populariteit ervan of wanneer het voor een nieuw product gebruikt wordt. Een voorbeeld hiervan is het merk TomTom. Het voor navigatieapparatuur geregistreerde merk van TomTom International B.V. wordt nu soms als soortnaam gebruikt. Volgens een bepaling in de merkenwet, kan het recht op een merk vervallen wanneer de merknaam door toedoen of nalaten van de merkhouder een gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waar het voor is ingeschreven. Met andere woorden, ook wanneer de merkhouder stilzit, kan het merkenrecht vervallen. Dit is vooral van belang om gebruik van het merk door licentienemers en tussenpersonen te bewaken. Voorbeelden van merken die vaak door derden als soortnaam gebruikt werden zijn âKruimeldiefâ, âGoogleâ en âWalkmanâ. Om je merk te beschermen, is symbolisch gebruik ervan geen optie. U moet het merk daadwerkelijk gebruiken door voor de waren
of diensten een afzetmarkt te vinden of te behouden.

Regelmatig controleren
Het is de moeite waard om geregeld te controleren of de producten of diensten die in de inschrijving van het merk vermeld staan, nog wel actueel zijn. Wanneer u het merk voor andere producten of diensten gebruikt dan waar het voor is ingeschreven, dan kunt u hiervoor geen recht ontlenen aan de merkeninschrijving. Het kan ook zijn dat het merk in de tussentijd enigszins is aangepast. Dit komt bij beeldmerken vaak voor. In dat geval is de vraag of het gewijzigde merk nog wel onder de beschermingsomvang van de merkinschrijving valt. Er zijn dus nogal wat valkuilen.

Wanneer u uw merkenportefeuille wilt bespreken, neem dan contact op met uw contactpersoon van het Nederlandsch Octrooibureau. Het gebruik van een merk is een vereiste voor de geldigheid van de inschrijving. Wanneer u hier niet aan voldoet, kan dit tot gevolg hebben dat de inschrijving wordt doorgehaald en dat het merkrecht vervallen wordt verklaard.