Nederlandsch Octrooibureau
Gebruik van merken
Zo kan een merk worden geweigerd omdat het onderscheidend vermogen
mist of er sprake is van oppositie. Maar wanneer de inschrijving
binnen is, kun je niet op je lauweren rusten. Alert blijven, is het
credo.
Verval merkrecht
Na de inschrijving van een merk, heb je als merkhouder te maken met de
gebruiksplicht. In de meeste Europese landen vervalt het recht op een
merk wanneer binnen vijf jaar na inschrijving er geen normaal gebruik
van is gemaakt. Dit geldt voor alle producten en diensten waarvoor het
is geregistreerd. Iedere belanghebbende kan na die periode proberen
aanspraak te maken op dat merk. Dat is een belangrijke factor om
rekening mee te houden in uw merkenstrategie. Ook al blijkt in de
praktijk dat verval wegens niet-gebruik lang niet in elk geval wordt
ingeroepen. Een concurrent kan plannen hebben om hetzelfde merk te
gebruiken. Deze concurrent kan na vijf jaar uw merkrecht aanvechten om
de weg vrij te maken voor zijn eigen plannen.
Goodwill
Vorig jaar diende bij de Rechtbank Almelo een zaak over het merk
JANSEN & TILANUS, een merk voor onderkleding dat vroeger een grote
naamsbekendheid had. Dit woordmerk stond sinds 1971 in de Benelux
ingeschreven. De oude registratie van het merk JANSEN & TILANUS werd
in stelling gebracht tegen merkdepots van het merk JANSEN & TILANIS,
die Groeneveld in 2005 en 2006 deed. Hoewel deze depots inmiddels niet
meer bestaan, is Groeneveld nog steeds van plan om het merk JANSEN &
TILANUS te gebruiken. In reconventie heeft Groeneveld doorhaling van
de inschrijvingen van het merk van Ten Cate B.V. gevorderd . Het bleek
dat Ten Cate B.V. het oude merk JANSEN & TILANIS lange tijd niet heeft
gebruikt. Ten Cate B.V. vond dat Groeneveld onrechtmatig handelde door
zich het merk JANSEN & TILANUS met de daaraan verbonden goodwill toe
te eigenen. De rechter kende de eis toe en verplichtte Ten Cate B.V.
de Beneluxinschrijvingen van het merk door te halen. In deze kwestie
speelde de bekendheid van het merk een grote rol, maar dat was niet
doorslaggevend. Hoe bekend een merk ook is, als het vijf jaar niet
gebruikt wordt, kan de registratie komen te vervallen.
Gebruik bewaken
Een merk kan zijn exclusiviteit bovendien verliezen door de
populariteit ervan of wanneer het voor een nieuw product gebruikt
wordt. Een voorbeeld hiervan is het merk TomTom. Het voor
navigatieapparatuur geregistreerde merk van TomTom International B.V.
wordt nu soms als soortnaam gebruikt. Volgens een bepaling in de
merkenwet, kan het recht op een merk vervallen wanneer de merknaam
door toedoen of nalaten van de merkhouder een gebruikelijke benaming
is geworden van een waar of dienst waar het voor is ingeschreven. Met
andere woorden, ook wanneer de merkhouder stilzit, kan het merkenrecht
vervallen. Dit is vooral van belang om gebruik van het merk door
licentienemers en tussenpersonen te bewaken. Voorbeelden van merken
die vaak door derden als soortnaam gebruikt werden zijn âKruimeldiefâ,
âGoogleâ en âWalkmanâ. Om je merk te beschermen, is symbolisch gebruik
ervan geen optie. U moet het merk daadwerkelijk gebruiken door voor de
waren
of diensten een afzetmarkt te vinden of te behouden.
Regelmatig controleren
Het is de moeite waard om geregeld te controleren of de producten of
diensten die in de inschrijving van het merk vermeld staan, nog wel
actueel zijn. Wanneer u het merk voor andere producten of diensten
gebruikt dan waar het voor is ingeschreven, dan kunt u hiervoor geen
recht ontlenen aan de merkeninschrijving. Het kan ook zijn dat het
merk in de tussentijd enigszins is aangepast. Dit komt bij beeldmerken
vaak voor. In dat geval is de vraag of het gewijzigde merk nog wel
onder de beschermingsomvang van de merkinschrijving valt. Er zijn dus
nogal wat valkuilen.
Wanneer u uw merkenportefeuille wilt bespreken, neem dan contact op
met uw contactpersoon van het Nederlandsch Octrooibureau. Het gebruik
van een merk is een vereiste voor de geldigheid van de inschrijving.
Wanneer u hier niet aan voldoet, kan dit tot gevolg hebben dat de
inschrijving wordt doorgehaald en dat het merkrecht vervallen wordt
verklaard.