Uitspraak Hoge Raad LJN-nummer: AO0903 Zaaknr: C02/110HR
Bron: Hoge Raad der Nederlanden 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 19-03-2004
Datum publicatie: 19-03-2004
Soort zaak: civiel - civiel overig
Soort procedure: cassatie
19 maart 2004
Eerste Kamer
Nr. C02/110HR
JMH
Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
gevestigd te Eindhoven,
EISERES tot cassatie,
advocaat: mr. W. Taekema,
t e g e n
1. de vennootschap naar vreemd recht POSTECH CORPORATION,
gevestigd te Taiwan, republiek China,
2. de vennootschap naar vreemd recht PRINCO CORPORATION,
gevestigd te Taiwan, republiek China,
3. de vennootschap naar vreemd recht PRINCO SWITZERLAND AG,
gevestigd te Zug, Zwitserland,
VERWEERSTERS in cassatie,
advocaat: mr. R.S. Meijer.
1. Het geding in feitelijke instanties
Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Philips - heeft bij exploot
van 2 oktober 2000 onder meer verweersters in cassatie - verder te
noemen: Postech c.s. - en nog 7 andere vennootschappen in kort geding
gedagvaard voor de president van de rechtbank te 's-Gravenhage en,
voor zover thans in cassatie van belang en na vermindering van eis
(samengevat), gevorderd dat Postech c.s. zullen worden verboden
inbreuk te maken op de aan Philips toekomende octrooirechten, alsmede
dat zij zullen worden gelast (i) aan de overige gedaagden een adres op
te geven waar de CD-R's moeten worden afgegeven (ii) zorg te dragen
voor vernietiging van die CD-R's en (iii) aan Philips een
schriftelijke verklaring van het vernietigingsbedrijf te verschaffen,
waaruit blijkt dat die vernietiging daadwerkelijk heeft plaatsgehad.
Postech c.s. hebben de vorderingen bestreden.
Bij vonnis van 11 januari 2001 heeft de President de in eerste aanleg
tegen Postech c.s. gevraagde voorzieningen toegewezen.
Tegen dit vonnis hebben Postech c.s. hoger beroep ingesteld bij het
gerechtshof te 's-Gravenhage. Zij vorderden vernietiging van het
vonnis en concludeerden tot onbevoegdverklaring van de Nederlandse
rechter om van de vorderingen van Philips kennis te nemen, althans tot
afwijzing van de vorderingen.
Bij memorie van antwoord heeft Philips haar eis gewijzigd en
vermeerderd en gevorderd voormeld vonnis te bekrachtigen en daarnaast
bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad zonder borgtocht:
1. Postech c.s., ieder afzonderlijk, te verbieden om CD-R's die met
het oog op de rechten van de Philips moeten worden aangemerkt als
"goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht" als
bedoeld in art. 1 lid 2 sub a van Verordening EG 241/1999, binnen
enige Lid-Staat van de Europese Gemeenschap waarvoor dat het geval is
binnen te brengen, of dergelijke goederen (weer) uit te voeren, of die
onder een schorsingsregeling te plaatsen dan wel in een vrije zone of
in een vrij entrepot te plaatsen, dan wel een of meer van de
betreffende handelingen te doen uitvoeren, of daarbij overigens
betrokken te zijn;
2. Postech c.s., ieder afzonderlijk, te verbieden iedere betrokkenheid
bij handelingen die inbreuk opleveren op EO 0 265 984 of EO 0 325 330,
dan wel een van deze beide octrooien, in enig land waarvoor de
betreffende octrooien (of het betreffende octrooi) van kracht zijn,
respectievelijk is;
3. Postech c.s., ieder afzonderlijk, te veroordelen tot betaling van
een dwangsom van f 25.000,-- voor iedere dag waarop zich mocht
voordoen dat aan de betrokken appellante kan worden toegerekend dat
aan de uit te spreken verboden en/of bevelen niet, dan wel niet
volledig en behoorlijk is voldaan; dan wel - naar keuze van Philips -
een dwangsom van f 1.000,-- voor iedere CD-R ten aanzien waarvan een
overtreding van een of meer van de gegeven verboden of bevelen mocht
hebben plaatsgehad;
4. Postech c.s. te veroordelen in de kosten van de procedure in hoger
beroep.
Postech c.s. hebben zich tegen deze eisvermeer-dering verzet en op
straffe van een dwangsom opheffing van alle conservatoire beslagen
gevorderd.
Bij arrest van 25 oktober 2001 heeft het hof het vonnis waarvan beroep
behoudens de proceskosten-veroordeling vernietigd en in zoverre
opnieuw rechtdoende
- Postech c.s., ieder afzonderlijk, verboden inbreuk te maken op de
rechten die Philips aan het Europees octrooi 0.397.238 kan ontlenen in
Nederland, op straffe van een dwangsom van f 25.000,-- voor iedere dag
waarop zich mocht voordoen en aan Postech c.s. valt toe te rekenen,
dat aan het verbod niet dan wel niet volledig en behoorlijk is
voldaan, dan wel - naar keuze van Philips - een dwangsom van f
1.000,-- voor iedere CD-R ten aanzien waarvan een overtreding van het
verbod mocht hebben plaatsgehad;
- het meer of anders gevorderde afgewezen;
- het vonnis wat de proceskostenveroordeling betreft bekrachtigd;
- dit arrest uitvoerbaar bij voorraad verklaard, en
- de kosten van het geding in hoger beroep in die zin gecompenseerd
dat partijen elk de eigen kosten draagt.
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in cassatie
Tegen het arrest van het hof heeft Philips beroep in cassatie
ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.
Postech c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
Philips heeft de zaak doen toelichten door haar advocaat en Postech
c.s. hebben de zaak namens hun advocaat doen toelichten door mr. L.M.
Schreuders-Ebbekink, advocaat bij de Hoge Raad.
De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda strekt tot
vernietiging van het bestreden arrest van het gerechtshof te
's-Gravenhage en tot verwijzing van de zaak naar dat gerechtshof ter
verdere behandeling en beslissing.
3. Beoordeling van het middel
3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) Philips is rechthebbende op de volgende Europese octrooien:
- nr. 0.342.748, verleend op 2 februari 1994;
- nr. 0.327.172, verleend op 14 december 1994;
- nr. 0.397.238, verleend op 22 november 1995.
Deze octrooien hebben betrekking op informatie-dragers in de vorm van
compact discs waarop door de gebruiker informatie kan worden
opgeslagen, ook bekend als "recordable" CD's of CD-R's.
(ii) Postech, Princo Taiwan en Princo Switzerland vervaardigen en
verhandelen CD-R's. Postech en Princo Taiwan zijn gevestigd in Taiwan,
Princo Switzerland in Zwitserland.
(iii) Philips, van oordeel dat de CD-R's van Postech c.s. inbreuk
maken op haar voormelde octrooien, heeft de douaneautoriteiten in
Nederland verzocht haar op de hoogte te stellen van het aangeven van
dergelijke CD-R's onder vermelding van de aangever en de
geadresseerde, zulks op de voet van Verordening (EG) nr. 3295/94 van
de Raad van 22 december 1994 houdende vaststelling van een aantal
maatregelen betreffende het binnenbrengen in de Gemeenschap alsmede de
uitvoer en wederuitvoer uit de Gemeenschap, van goederen die inbreuk
maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten, PbEG L 341/8, zoals
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 241/1999 van de Raad van 25 januari
1999, PbEG L 27/1 (hierna: de EG-Piraterijverordening).
(iv) Dergelijke informatie is door de douane aan Philips verstrekt met
betrekking tot de inhoud van een zestal zendingen CD-R's, alle
afkomstig van Postech of Princo Taiwan en verzonden vanuit Taiwan.
Geadresseerde was o.a. Princo Switzerland.
(v) Op alle voormelde zendingen heeft Philips conservatoir beslag doen
leggen.
3.2 Philips heeft Postech c.s. in kort geding gedagvaard en gevorderd
als in 1 weergegeven. De president heeft de gevraagde voorzieningen
toegewezen.
In hoger beroep hebben Postech c.s. vernietiging van het vonnis
gevorderd en geconcludeerd tot onbevoegd-verklaring van de Nederlandse
rechter om van de vorderingen van Philips kennis te nemen, althans tot
afwijzing van de vorderingen. Bij memorie van antwoord heeft Philips
haar eis gewijzigd en vermeerderd als in 1 weergegeven. Na
vermindering van eis bij pleidooi door intrekking van het gevorderde
inbreukverbod ter zake van inbreuk op de Europese octrooien 0.265.984
en 0.325.330 waren in hoger beroep volgens 's hofs rov. 3 nog de
volgende vorderingen van Philips aan de orde.
a) Postech c.s., ieder afzonderlijk, te verbieden inbreuk te maken op
de rechten die Philips kan ontlenen aan de Europese octrooien
0.327.172, 0.397.238 en 0.342.748 voor de landen waarvoor die
octrooien zijn verleend, een en ander op straffe van een dwangsom;
b) Postech c.s., ieder afzonderlijk, op straffe van een dwangsom, te
veroordelen
- schriftelijk mededeling te doen aan de houders van de beslagen
CD-R's van het adres waar de betreffende CD-R's moeten worden
afgegeven.
- binnen één week na afgifte zorg te dragen voor de vernietiging van
de betreffende CD-R's;
- binnen 15 dagen nadien een schriftelijke verklaring van het
betrokken vernietigingsbedrijf te verschaffen waaruit blijkt dat de
vernietiging daadwerkelijk heeft plaatsgevonden;
c) Postech c.s., ieder afzonderlijk, op straffe van een dwangsom, te
verbieden CD-R's die met het oog op de rechten van Philips moeten
worden aangemerkt als "goederen die inbreuk maken op een
intellectuele-eigendomsrecht", als bedoeld in artikel 1 lid 2 sub a
van de EG-Piraterijverordening, binnen enige lidstaat binnen te
brengen of dergelijke goederen (weer) uit te voeren, of die onder een
schorsingsregeling te plaatsen dan wel in een vrije zone of in een
vrij entrepot te plaatsen, dan wel een of meer van de betreffende
handelingen te doen uitvoeren, of daarbij overigens betrokken te zijn.
Het hof heeft het beroepen vonnis behoudens de
proceskostenveroordeling vernietigd en, in zoverre opnieuw
rechtdoende, samengevat, Postech c.s., ieder afzonderlijk, verboden
inbreuk te maken op de rechten die Philips aan het Europees octrooi
0.397.238 kan ontlenen in Nederland, op straffe van een dwangsom, en
voorts het meer of anders gevorderde afgewezen.
3.3 De onderdelen I (betreffende de vraag of de
EG-Piraterijverordening bevoegdheidsregels bevat), II (betreffende de
vraag of de Nederlandse rechter op grond van de (alternatieve)
bevoegdheidsregel van art. 5, aanhef en onder 3, EVEX bevoegd is om
kennis te nemen van de vorderingen tegen Princo Switzerland) en III
(betreffende de vraag of de Nederlandse rechter aan art. 6, aanhef en
onder 1, EVEX bevoegdheid kan ontlenen om kennis te nemen van de
vorderingen gericht tegen Princo Switzerland) keren zich tegen het
oordeel van het hof in rov. 4 en 5 (derde en vierde alinea) met
betrekking tot de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is om van de
vorderingen van Philips kennis te nemen.
Het hof heeft zich op grond van art. 126 lid 3 (oud) Rv. bevoegd
geacht kennis te nemen van de vorderingen van Philips tegen Postech en
Princo Taiwan en heeft zich op grond van art. 24 EVEX in samenhang met
art. 126 lid 3 (oud) Rv. bevoegd geacht kennis te nemen van de
vorderingen van Philips jegens Princo Switzerland (rov. 5, vijfde
alinea). Nu het hof zich in het dictum van het arrest niet onbevoegd
heeft verklaard om van enige vordering van Philips of van enig
onderdeel van een vordering van Philips kennis te nemen, kunnen de
onderdelen I, II en III wegens gebrek aan belang niet tot cassatie
leiden.
3.4.1 Het hof heeft in rov. 5 (onder meer) overwogen:
"Het hof is van oordeel dat de rechter die zijn bevoegdheid
uitsluitend baseert op artikel 24 EVEX/EEX-Verdrag (juncto artikel 126
lid 3 Rv.) niet ordenend moet optreden buiten Nederland (zie ook
rechtsoverweging 16 van het arrest van het Hof van Justitie EG van 21
mei 1980 C-125/79 inzake Denilauler/Couchet Frères (NJ 1981, 184). Een
eventueel grensoverschrijdend inbreukverbod zal derhalve worden
afgewezen, ook jegens Postech en Princo, daar in het kader van dit
kort geding te dien aanzien terughoudendheid moet worden betracht."
3.4.2 Onderdeel IV strekt wat de vorderingen tegen Princo Switzerland
betreft ten betoge dat het hof bevoegdheid kon ontlenen aan art. 2
EG-Piraterijverordening, art. 5, aanhef en onder 3, EVEX, en/of art.
6, aanhef en onder 1, EVEX, zodat onjuist althans onvoldoende
gemotiveerd is het oordeel in rov. 5 dat het hof niet ordenend moet
optreden buiten Nederland, en derhalve een grensoverschrijdend
inbreukverbod dient te worden afgewezen. Dit betoog berust echter op
verkeerde lezing van het arrest, nu het hof zich niet onbevoegd heeft
geacht om kennis te nemen van de vorderingen van Philips tegen Princo
Switzerland, doch die vorderingen voorzover zij strekken tot een
grensoverschrijdend inbreukverbod om opportuniteitsredenen heeft
afgewezen. Dit blijkt mede uit zijn verwijzing naar rov. 16 van het
arrest van het HvJEG van 21 mei 1980 (Denilauler/Couchet Frères),
luidende: "Ongetwijfeld is de plaatselijke rechter of in ieder geval
de rechter van de verdragsluitende staat waarin zich de door de
gevraagde maatregelen getroffen tegoeden bevinden, het beste in staat
de omstandigheden te beoordelen op grond waarvan de gevraagde
maatregelen moeten worden toegestaan of geweigerd, dan wel de
modaliteiten en voorwaarden moeten worden vastgesteld die de verzoeker
in acht zal hebben te nemen om het voorlopige en bewarende karakter
van de toegestane maatregelen te garanderen", met welke verwijzing het
hof kennelijk tot uitdrukking heeft willen brengen dat het in het
onderhavige kort geding niet voldoende in staat is te beoordelen of de
omstandigheden buiten Nederland toewijzing van de gevraagde
grensoverschrijdende maatregelen tegen Princo Switzerland kunnen
rechtvaardigen.
3.4.3 Onderdeel IV bestrijdt wat de vorderingen tegen Postech en
Princo Taiwan betreft met een motiveringsklacht het oordeel van het
hof dat het grensoverschrijdende inbreukverbod ook jegens deze
vennootschappen moet worden afgewezen "daar in het kader van dit kort
geding te dien aanzien terughoudendheid moet worden betracht".
Bij de behandeling van dit onderdeel dient te worden vooropgesteld
dat, indien de Nederlandse rechter op grond van enige regel van
(commuun) internationaal bevoegdheidsrecht bevoegd is kennis te nemen
van een vordering betreffende de inbreuk op een naar buitenlands recht
verkregen intellectueel eigendomsrecht, hij desgevorderd in beginsel
een verbod kan uitspreken van handelingen in het buitenland. Dit geldt
ook in kort geding en ongeacht de grond waarop de Nederlandse rechter
zijn internationale bevoegdheid heeft gebaseerd (vgl. rov. 4.2.4 van
HR 24 november 1989, nr. 13689, NJ 1992, 404 (hierna: Interlas-arrest)
en rov. 5 van HR 21 februari 1992, nr. 14454, NJ 1993, 164 (Barbie)).
Tegen deze achtergrond beschouwd is het oordeel van het hof dat in het
onderhavige geval toewijzing van het grensoverschrijdende
inbreukverbod tegen Postech en Princo Taiwan achterwege moet blijven,
onvoldoende gemotiveerd.
Voorzover het hof mocht hebben geoordeeld dat in het onderhavige geval
sprake is van de in het zo-even genoemde Interlas-arrest bedoelde
uitzondering ("Tenzij uit de wet, uit de aard van de verplichting of
uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander
verplicht is iets te geven, te doen, of na te laten, daartoe door de
rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld.") is zonder
nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk op welke grond en
waarom het hof heeft geoordeeld dat in dit kort geding de hoofdregel
moet wijken en terughoudendheid moet worden betracht.
Voorzover het hof mocht hebben geoordeeld dat deze terughoudendheid
geboden is op grond van het door het hof genoemde arrest van het HvJEG
van 21 mei 1980 (Denilauler/Couchet Frères) heeft het hof uit het oog
verloren dat de in dat arrest gegeven aanwijzing om bij het treffen
van grensoverschrijdende voorlopige of bewarende maatregelen
terughoudendheid te betrachten, niet geldt ten opzichte van Postech en
Princo Taiwan, nu deze vennootschappen niet zijn gevestigd op het
grond-gebied van een staat die partij is bij het EEX-Verdrag of van
het EVEX, zodat ten aanzien van deze vennootschappen de regeling van
het EEX-verdrag of het EVEX niet van toepassing is.
Voorzover het hof mocht hebben geoordeeld dat de aanwijzing van het
zo-even genoemde arrest van het HvJEG van overeenkomstige toepassing
moet worden geacht op gevallen die buiten het formele
toepassingsgebied van het EEX-Verdrag of het EVEX vallen, is dit
oordeel onjuist. Er bestaat geen grond voor deze gevallen een
beperking als bedoeld in het arrest van het HvJEG in de zaak
Denilauler/Couchet Frères te aanvaarden.
3.5.1 In rov. 22 heeft het hof geoordeeld dat de in 3.2 onder (c)
vermelde vordering niet toewijsbaar is.
Onderdeel V bestrijdt dit oordeel als onjuist en onbegrijpelijk en wel
omdat de omstandigheid dat de EG-Piraterijverordening geen algemene
regels geeft ten aanzien van de bevoegdheid van de rechter, niet
betekent dat het hof in de onderhavige zaak niet bevoegd is van de
onderhavige vordering kennis te nemen. Deze klacht kan echter wegens
gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het hof
heeft zich immers ten aanzien van alle vorderingen van Philips, ook de
vordering onder (c), bevoegd geacht.
3.5.2 Voorzover het onderdeel is gericht tegen rov. 5, derde alinea,
voorlaatste volzin, alwaar het hof overweegt ten aanzien van de vraag
of het verbod van art. 2 van de EG-Piraterijverordening zich niet
richt tot de lidstaten en nadere regeling behoeft, faalt het bij
gebrek aan belang omdat deze overweging door het hof ten overvloede is
gegeven.
3.5.3.1 Het onderdeel is voor het overige gericht tegen de passage van
rov. 5 die luidt:
"Voor overtreding van het in artikel 2 van de Verordening vervatte
verbod, voor zover hier van belang, is vereist dat het goederen
betreft die volgens de wetgeving van de lidstaat waar het verzoek om
douaneoptreden wordt ingediend (in casu de Nederlandse wetgeving)
inbreuk maken op een octrooi. Noch in de Rijksoctrooiwet 1995 noch in
de Rijksoctrooiwet (1910) is bepaald dat inbreuk wordt gemaakt op de
rechten van de octrooihouder door het wederuitvoeren van
transito-goederen."
3.5.3.2 Uit art. 6 lid 2, aanhef en onder b, van de
EG-Piraterijverordening volgt dat de goederen die in Nederland "in een
situatie als bedoeld in artikel 1 lid 1, onder a), verkeren" bij de
beoordeling van de inbreukvraag bij wege van fictie dienen te worden
aangemerkt als goederen die in Nederland zijn vervaardigd. Het oordeel
van het hof dat noch in de Rijksoctrooiwet 1995 noch in de
Rijksoctrooiwet (1910) is bepaald dat inbreuk wordt gemaakt op de
rechten van de octrooihouder door het wederuitvoeren van
transito-goederen, is derhalve niet beslissend voor de inbreukvraag.
Beslissend is of, onder de veronderstelling dat de goederen in
Nederland zijn vervaardigd, op de rechten van de octrooihouder inbreuk
wordt gemaakt. De tegen het desbetreffende oordeel gerichte
rechtsklacht treft derhalve doel.
3.6.1 In rov. 22, derde alinea, heeft het hof geoordeeld dat het gelet
op hetgeen onder 4 en 5 is overwogen geen verbod zal opleggen dat
buiten Nederland geldt. "Daar komt bij dat Philips tegenover de
betwisting door Postech c.s, niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij in
België en/of Zwitserland beschikt over een Belgisch onderscheidenlijk
Zwitsers deel van het Europese "238" octrooi dat voldoet aan de
vereisten voor registratie aldaar en daar rechtskracht heeft."
3.6.2 Voorzover onderdeel VI klaagt dat niet duidelijk is welke
overwegingen in rov. 4 en 5 het hof in de aangehaalde overweging
bedoelt, kan het bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie
leiden omdat het hof kennelijk het oog heeft op de conclusie van de
rov. 4 en 5, te weten het oordeel inzake de door het hof noodzakelijk
geachte terughoudendheid die in dit kort geding moet worden betracht
bij het opleggen van een grensoverschrijdend inbreukverbod.
Voorzover het onderdeel voortbouwt op de voorgaande onderdelen,
behoeft het geen bespreking meer en deelt het het lot van deze
onderdelen.
3.6.3 Het onderdeel klaagt ten slotte dat het oordeel van het hof in
rov. 22 dat Philips tegenover de betwisting door Postech c.s niet
aannemelijk heeft gemaakt dat zij in België en/of Zwitserland beschikt
over een Belgisch onderscheidenlijk Zwitsers deel van het Europese
"238" octrooi dat voldoet aan de vereisten voor registratie aldaar en
daar rechtskracht heeft, onjuist is althans onvoldoende begrijpelijk
is gemotiveerd.
De president heeft iedere verdere inbreuk verboden op de rechten die
Philips kan ontlenen aan onder meer het Europese "238"-octrooi en wel
voor alle landen waarvoor dat octrooi geldt, zonder een uitzondering
te maken voor België en Zwitserland, welke landen naar de stellingen
van Philips behoren tot de landen waarvoor dat octrooi geldt. Uit de
stukken van het geding kan geen andere conclusie worden getrokken dan
dat Postech c.s. geen behoorlijk in het geding naar voren gebrachte
grief hebben gericht tegen het - impliciete - oordeel van de president
dat het genoemde octrooi ook voor België en Zwitserland geldt. De
klacht slaagt derhalve, nu het hof aan dat oordeel was gebonden.
3.7.1 Het hof heeft in rov. 22, vierde alinea, geoordeeld dat, gelet
op de belangen van Philips bij toewijzing van haar (in 3.2 onder (b)
vermelde) nevenvorderingen enerzijds en anderzijds het belang van
Postech c.s. bij afwijzing van deze - verstrekkende - vorderingen,
deze vorderingen zullen worden afgewezen. "Daarbij heeft het hof mede
in aanmerking genomen dat Postech c.s. ten processe bereid zijn
gebleken garantie te stellen voor de door Philips te lijden schade en
Philips daarop in het geheel niet is ingegaan."
3.7.2 De in het geding zijnde CD-R's zijn, nu het hof aannemelijk
heeft geacht dat inbreuk dreigde op één van Philips octrooirechten,
het "238"-octrooi, "goederen die inbreuk maken op een intellectueel
eigendomsrecht" als bedoeld in art. 1 lid 2, onder a, van de
EG-Piraterijverordening. Gelet op art. 8 lid 1 van de verordening en
overweging 11 van de considerans daarvan, beoogt deze mogelijk te
maken dat dergelijke goederen worden vernietigd zonder enigerlei
schadevergoeding. Tegen deze achtergrond beschouwd is onbegrijpelijk
waarom het hof zonder nadere motivering heeft geoordeeld dat het
belang van Postech c.s. bij afwijzing van de vordering van Philips
zwaarder weegt dan de belangen van Philips bij toewijzing daarvan en
dat vernietiging een te vèrstrekkende maatregel is. Onderdeel VII, dat
hierover klaagt, treft derhalve doel.
4. Beslissing
De Hoge Raad:
vernietigt het arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 1
oktober 2001;
verwijst het geding naar dat hof ter verdere behandeling en
beslissing;
veroordeelt Postech c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot
op deze uitspraak aan de zijde van Philips begroot op EUR 404,53 aan
verschotten en EUR 1.590,-- voor salaris.
Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter
en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, A. Hammerstein, P.C. Kop
en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A.
Hammerstein op 19 maart 2004.
*** Conclusie ***
Rolnr. C02/110HR
Mr L. Strikwerda
Zt. 19 dec. 2003
conclusie inzake
Koninklijke Philips Electronics N.V.
tegen
1. Postech Corporation
2. Princo Corporation
3. Princo Switserland AG
Edelhoogachtbaar College,
1. Het gaat in deze octrooizaak om de vraag of de Nederlandse rechter
(internationaal) bevoegd is om kennis te nemen van in kort geding
gevraagde voorzieningen tegen in Taiwan en Zwitserland gevestigde
gedaagden terzake van goederen die vallen onder de zgn.
EG-Piraterijverordening en of de gevraagde voorzieningen, die ten dele
een grensoverschrijdend karakter hebben, toewijsbaar zijn.
2. De feiten waarvan in cassatie uitgegaan dient te worden, liggen als
volgt (zie r.o. 1 van het arrest van het Hof in verbinding met r.o. 1
van het vonnis van de President).
(i) Eiseres tot cassatie, hierna: Philips, is rechthebbende op de
volgende Europese octrooien:
- nr. 0.327.172, verleend op 14 december 1994;
- nr. 0.397.238, verleend op 22 november 1995;
- nr. 0.342.748, verleend op 2 februari 1994.
Deze octrooien hebben betrekking op informatiedragers in de vorm van
compact discs waarop door de gebruiker informatie kan worden
opgeslagen, ook bekend als "recordable" CD's of CD-R's.
(ii) Verweerders in cassatie, hierna: Postech, Princo Taiwan, en
Princo Zwitserland, vervaardigen en verhandelen CD-R's. Postech en
Princo Taiwan zijn gevestigd in Taiwan, Princo Zwitserland in
Zwitserland.
(iii) Philips, van oordeel dat de CD-R's van Postech c.s. inbreuk
maken op haar voormelde octrooien, heeft de douaneautoriteiten in
Nederland verzocht haar op de hoogte te stellen van het aangeven van
dergelijke CD-R's onder vermelding van de aangever en de
geadresseerde, zulks op de voet van de zgn. EG-Piraterijverordening
(voluit: Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994
houdende vaststelling van een aantal maatregelen betreffende het
binnenbrengen in de Gemeenschap alsmede de uitvoer en wederuitvoer uit
de Gemeenschap, van goederen die inbreuk maken op bepaalde
intellectuele-eigendomsrechten, PbEG L 341/8, zoals gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 241/99 van de Raad van 25 januari 1999, PbEG L
27/1).
(iv) Dergelijke informatie is door de douane aan Philips verstrekt met
betrekking tot de inhoud van een zestal zendingen CD-R's, alle
afkomstig van Postech en Princo Taiwan en verzonden vanuit Taiwan.
Geadresseerde was o.a. Princo Zwitserland.
(v) Op alle voormelde zendingen heeft Philips conservatoir beslag doen
leggen.
3. In het onderhavige, bij dagvaarding van 2 oktober 2000 voor de
President van de Rechtbank te 's-Gravenhage ingeleide kort geding
heeft Philips, voor zover thans in cassatie van belang, gevorderd
(a) Postech c.s., ieder afzonderlijk, te verbieden inbreuk te maken op
de rechten die Philips kan ontlenen aan de Europese octrooien
0.327.172, 0.397.238 en 0.342.748 voor de landen waarvoor die
octrooien zijn verleend, e.e.a. op straffe van een dwangsom;
(b) Postech c.s., ieder afzonderlijk, op straffe van een dwangsom, te
veroordelen
- schriftelijk mededeling te doen aan de houders van de beslagen
CD-R's van het adres waar de betreffende CD-R's moeten worden
afgegeven;
- binnen één week na afgifte zorg te dragen voor de vernietiging van
de betreffende CD-R's;
- binnen 15 dagen nadien een schriftelijke verklaring van het
betrokken vernietigingsbedrijf te verschaffen waaruit blijkt dat de
vernietiging daadwerkelijk heeft plaatsgevonden;
(c) Postech c.s., ieder afzonderlijk, op straffe van een dwangsom, te
verbieden CD-R's die met het oog op de rechten van Philips moeten
worden aangemerkt als "goederen die inbreuk maken op een intellectueel
eigendomsrecht" als bedoeld in artikel 1 lid 2 sub a van de
Verordening (EG) nr. 241/99, binnen enige lidstaat binnen te brengen
of dergelijke goederen (weer) uit te voeren, of die onder een
schorsingsregeling te plaatsen danwel in een vrije zone of in een vrij
entrepot te plaatsen, danwel een of meer van de betreffende
handelingen te doen uitvoeren, of daarbij overigens betrokken te zijn.
4. Bij vonnis van 11 januari 2001 heeft de President de in eerste
aanleg tegen Postech c.s. gevraagde voorzieningen toegewezen.
5. Postech c.s. zijn van het vonnis in hoger beroep gegaan bij het
Gerechtshof te 's-Gravenhage. Zij vorderden onder aanvoering van vijf
grieven vernietiging van het vonnis en concludeerden tot
onbevoegdverklaring van de Nederlandse rechter om van de vorderingen
van Philips kennis te nemen, althans tot afwijzing van de vorderingen.
6. Kort weergegeven heeft het Hof bij arrest van 25 oktober 2001 als
volgt beslist. Het Hof verwierp het beroep van Postech c.s. op
onbevoegdheid van de Nederlandse rechter. Het Hof achtte zich op grond
van art. 126 lid 3 (oud) Rv bevoegd om kennis te nemen van de
vorderingen jegens Postech en Princo Taiwan (r.o. 5, eerste alinea) en
op grond van art. 24 EVEX jo. 126 lid 3 (oud) Rv bevoegd om kennis te
nemen van de vorderingen jegens Princo Zwitserland (r.o. 5, vijfde
alinea). Het Hof voegde daaraan toe dat de rechter die zijn
bevoegdheid uitsluitend baseert op art. 24 EVEX (jo. art. 126 lid 3
(oud) Rv) niet ordenend moet optreden buiten Nederland, zodat een
eventueel grensoverschrijdend inbreukverbod moet worden afgewezen, ook
jegens Postech en Princo Taiwan, "daar in het kader van dit kort
geding te dien aanzien terughoudendheid moet worden betracht" (r.o. 5,
laatste alinea). De vorderingen van Philips, voor zover gebaseerd op
het "172"-octrooi en het "748"-octrooi, dienen naar het oordeel van
het Hof te worden afgewezen, omdat onvoldoende aannemelijk is geworden
dat door Postech c.s. inbreuk wordt gemaakt op het "172"-octrooi (r.o.
12) en omdat van inbreuk op het "748"-octrooi evenmin sprake is (r.o.
15). Op het "238"-octrooi is naar 's Hofs oordeel wel inbreuk gemaakt
(r.o. 19). Met betrekking tot de toewijsbaarheid van de door Philips
ingestelde vorderingen, overwoog het Hof dat de onder (c) bedoelde
vordering is gebaseerd op artikel 2 van de verordening en dat "gezien
hetgeen hierboven onder 4 en 5 is overwogen" deze vordering niet
toewijsbaar is (r.o. 22, tweede alinea), dat de onder (a) bedoelde
vordering, voor zover gebaseerd op het "238"-octrooi, toewijsbaar is,
met dien verstande dat "gelet op hetgeen hierboven onder 4 en 5 is
overwogen", geen verbod wordt opgelegd dat buiten Nederland geldt
(r.o. 22, derde alinea), en dat de onder (b) bedoelde vorderingen
moeten worden afgewezen gelet op enerzijds het belang van Philips bij
toewijzing daarvan en "anderzijds het belang van Postech c.s. bij
afwijzing van deze - vèrstrekkende - vorderingen" (r.o. 22, vierde
alinea). Op grond van dit een en ander heeft het Hof het vonnis
waarvan beroep vernietigd en, opnieuw recht doende, Postech c.s.,
ieder afzonderlijk, op straffe van een dwangsom verboden inbreuk te
maken op de rechten die Philips aan het Europees octrooi 0.397.238 kan
ontlenen in Nederland, onder afwijzing van het meer of anders
gevorderde.
7. Philips is tegen het arrest van het Hof (tijdig) in cassatie
gekomen met een uit zeven onderdelen opgebouwd middel dat door Postech
c.s. is bestreden met conclusie tot verwerping.
8. De onderdelen I, II en III van het middel keren zich vanuit
verschillende invalshoeken tegen het oordeel van het Hof met
betrekking tot de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is om van de
vorderingen van Philips kennis te nemen.
9. De onderdelen falen alle wegens gebrek aan belang, nu het Hof het
beroep van Postech c.s. op onbevoegdheid van de Nederlandse rechter
heeft verworpen, zowel wat betreft de vorderingen gericht tegen
Postech en Princo Taiwan (het Hof heeft zich ten aanzien van deze
vorderingen bevoegd geacht op grond van art. 126 lid 3 (oud) Rv), als
wat betreft de vorderingen gericht tegen Princo Zwitserland (het Hof
heeft zich ten aanzien van deze vorderingen bevoegd geacht op grond
van art. 24 EVEX jo. art. 126 lid 3 (oud) Rv). In het dictum van zijn
arrest heeft het Hof zich dan ook niet onbevoegd verklaard om van
enige vordering van Philips of van enig onderdeel van een vordering
van Philips kennis te nemen, zodat Philips door het bestreden oordeel
van het Hof inzake de bevoegdheidsvraag niet is benadeeld.
10. Ten overvloede teken ik bij de onderhavige middelonderdelen nog
het volgende aan.
11. Onderdeel I betreft de vraag of de EG-Piraterijverordening
bevoegdheidsregels bevat.
12. Het oordeel van het Hof - in r.o. 4 - dat dit niet het geval is,
is op zichzelf juist. In art. 6 lid 2 van de verordening wordt
gesproken van "de autoriteit die bevoegd is ten principale te
beslissen". Daarmee wordt gedoeld op de autoriteit die bevoegd is om
te oordelen over de vraag of de goederen inbreuk maken op
intellectuele-eigendomsrechten (art. 6 lid 2 sub b) en die bevoegd is
maatregelen te gelasten zoals vernietiging of het uit de handel nemen
van deze goederen (art. 8 lid 1). De vraag wèlke autoriteit bevoegd is
ten principale te oordelen wordt door de verordening echter niet
beantwoord; dat is overgelaten aan het nationale recht van de
lidstaten. Vgl. H. Harte-Bavendamm, Handbuch der Markenpiraterie in
Europa, 2000, blz. 65, RdNr 47-49 (R. Knaak). Ten aanzien van
octrooirechtelijke geschillen is, wat Nederland betreft, de bevoegde
autoriteit als bedoeld in art. 6 lid 2 van de verordening derhalve de
Rechtbank te 's-Gravenhage (art. 54 ROW 1910; art. 80 ROW 1995). De
verordening doet geen afbreuk aan de nationale bepalingen van de
lidstaten betreffende de (relatieve, absolute en internationale)
bevoegdheid van de aangewezen autoriteit. Vgl. de tiende overweging
van de considerans bij de verordening. De vraag onder welke
voorwaarden de Rechtbank 's-Gravenhage internationaal bevoegd is om
kennis te nemen van octrooirechtelijke geschillen, wordt dan ook
bepaald door Nederlands internationaal privaatrecht, met inbegrip van
op dit terrein voor Nederland in werking getreden Europese
regelgeving, zoals de EEX-Verordening, en Nederland bindende
internationale verdragen, zoals het EVEX. 's Hofs oordeel dat noch uit
de bewoordingen van de verordening noch uit het stelsel of de
strekking daarvan kan worden afgeleid dat met "de autoriteit die
bevoegd is ten principale te beslissen" als bedoeld in art. 6, lid 2
(mede) de (Nederlandse) rechter wordt bedoeld, is derhalve onjuist.
13. Onderdeel II betreft de vraag of de Nederlandse rechter op grond
van de (alternatieve) bevoegdheidsregel van art. 5, aanhef en sub 3,
EVEX bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen jegens Princo
Zwitserland.
14. Het Hof heeft de vraag in ontkennende zin beantwoord, zulks op
grond van de overweging dat niet (voldoende) aannemelijk is geworden
dat de goederen, die zich in transito bevinden en zijn bestemd voor
wederuitvoer, reeds inbreuk maken in Nederland (r.o. 5, derde alinea).
Het onderdeel bestrijdt 's Hofs oordeel met het betoog dat de goederen
in ieder geval - zoals het Hof in r.o. 22 ook heeft vastgesteld - in
Nederland inbreuk dreigen te maken, zodat reeds op die grond
bevoegdheid op grond van art. 5, aanhef en sub 3, EVEX is gegeven. Het
oordeel van het Hof berust, evenals trouwens het betoog waarmee het
onderdeel stelling neemt tegen het oordeel van het Hof, op een
onjuiste rechtsopvatting. De eiser kan zich ook tot de in art. 5,
aanhef en sub 3, EVEX bedoelde rechter wenden indien wordt betwist dat
de gestelde, in Nederland verrichte handelingen een inbreuk opleveren
dan wel dreigen op te leveren. Ware dit anders, dan zou het gevaar
bestaan dat de bevoegdheidsregel zinledig wordt, daar de gedaagde
slechts behoeft te beweren dat de gestelde, in Nederland verrichte
handelingen geen inbreuk opleveren dan wel dreigen op te leveren, om
de eiser de toegang tot de door art. 5, aanhef en sub 3, als bevoegd
aangewezen rechter te ontnemen. Vgl. in verband met art. 5, aanhef en
sub 1, EEX-Verdrag HvJEG 4 maart 1982, zk 38/81 (Effer/Kantner), Jur.
1982, 825, NJ 1983, 508 nt. JCS. Of de gestelde, in Nederland
verrichte handelingen al dan niet een (dreigende) onrechtmatige daad
opleveren is, anders gezegd, van belang voor de vraag of de vordering
van de eiser kan worden toegewezen, maar is niet van belang voor de
vraag of de aangezochte rechter op grond van art. 5, aanhef en sub 3,
EVEX bevoegd is om kennis te nemen van die vordering.
15. Onderdeel III betreft de vraag of de Nederlandse rechter aan art.
6, aanhef en sub 1, EVEX bevoegdheid kan ontlenen om kennis te nemen
van de vorderingen gericht tegen Princo Zwitserland.
16. Het Hof heeft deze vraag in ontkennende zin beantwoord, zulks op
grond van de overweging dat niet is gebleken van een band tussen de in
eerste aanleg gedaagde Nederlandse vennootschappen en Postech c.s.
c.q. Princo Zwitserland (r.o. 5, vierde alinea). Aldus is het Hof
uitgegaan van een onjuiste maatstaf bij de toepassing van art. 6,
aanhef en sub 1, EVEX. Beslissend is niet of een band bestaat tussen
de verschillende verweerders, maar of een band bestaat tussen de tegen
de verschillende verweerders ingestelde vorderingen. Vgl. in verband
met het met art. 6, aanhef en sub 1, EVEX overeenstemmende art. 6,
aanhef en sub 1, EEX-Verdrag HvJEG 27 september 1988, zk C-189/87
(Kalfelis/Schröder), Jur. 1988, 5565, NJ 1990, 425 nt. JCS.
17. Onderdeel IV van het middel neemt stelling tegen het oordeel van
het Hof dat een eventueel grensoverschrijdend inbreukverbod tegen
Postech c.s. moet worden afgewezen. Daartoe overwoog het Hof (r.o. 5,
laatste alinea):
"Het hof is van oordeel dat de rechter die zijn bevoegdheid
uitsluitend baseert op artikel 24 EVEX/EEX-Verdrag (juncto artikel 126
lid 3 Rv.) niet ordenend moet optreden buiten Nederland (zie ook
rechtsoverweging 16 van het arrest van het Hof van Justitie EG van 21
mei 1980 C-125/79 inzake Denilauler/Couchet Frères (NJ 1981, 184). Een
eventueel grensoverschrijdend inbreukverbod zal derhalve worden
afgewezen, ook jegens Postech en Princo, daar in het kader van dit
kort geding te dien aanzien terughoudendheid moet worden betracht."
18. Voor zover dit oordeel betrekking heeft op Princo Zwitserland,
dient bij de beoordeling van het middelonderdeel het volgende
vooropgesteld te worden. Art. 24 EVEX, en het daarmee overeenstemmende
art. 24 EEX-Verdrag, thans art. 31 EEX-Verordening, schept slechts
bevoegdheid voor zover er een reële band bestaat tussen de gevraagde
maatregel en de territoriale bevoegdheid van de verdragsluitende staat
van de aangezochte rechter. Vgl. in verband met art. 24 EEX-Verdrag
HvJEG 17 november 1998, zk C-391/95 (Van Uden Maritime/Deco-Line),
Jur. 1998, I-7091, NJ 1999, 339 nt. PV. Art. 24 EVEX verleent, anders
gezegd, slechts bevoegdheid om kennis te nemen van een vordering
strekkend tot het treffen van een voorlopige of bewarende maatregel
die moet worden uitgevoerd in het land van de rechter. Vgl. L.
Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht,
7e dr., 2002, nr. 257.
19. Het Hof heeft zich echter op grond van art. 24 EVEX jo. art. 126
lid 3 (oud) Rv bevoegd geacht om kennis te nemen van alle vorderingen
tegen Princo Zwitserland, ook voor zover zij betrekking hebben op het
buitenland. Over dit bevoegdheidsoordeel wordt door het middel niet
geklaagd, zodat van de juistheid van dit oordeel in cassatie moet
worden uitgegaan.
20. Vervolgens heeft het Hof, gegeven deze bevoegdheid, als zijn
oordeel uitgesproken dat het niet ordenend moet optreden buiten
Nederland, zodat een eventueel grensoverschrijdend verbod zal worden
afgewezen. Daarbij verwijst het Hof naar r.o. 16 van HvJEG 21 mei
1980, zk. C-125/79 (Denilauler/Couchet Frères), Jur. 1980, 1553, NJ
1981, 184 nt. JCS. Aldaar wordt onder meer overwogen:
"Ongetwijfeld is de plaatselijke rechter of in ieder geval de rechter
van de verdragsluitende staat waarin zich de door de gevraagde
maatregelen getroffen tegoeden bevinden, het beste in staat de
omstandigheden te beoordelen op grond waarvan de gevraagde maatregelen
moeten worden toegestaan of geweigerd, dan wel de modaliteiten en
voorwaarden moeten worden vastgesteld die de verzoeker in acht zal
hebben te nemen om het voorlopige en bewarende karakter van de
toegestane maatregelen te garanderen."
Met de verwijzing naar r.o. 16 van het Denilauler-arrest heeft het Hof
kennelijk tot uitdrukking willen brengen dat naar zijn oordeel in het
onderhavige kort geding het Hof niet voldoende in staat is om te
beoordelen of de omstandigheden buiten Nederland toewijzing van de
gevraagde grensoverschrijdende maatregelen tegen Princo Zwitserland
kunnen rechtvaardigen. Het oordeel van het Hof dat de gevraagde
grensoverschrijdende maatregelen tegen Princo Zwitserland moeten
worden afgewezen is derhalve een oordeel over de opportuniteit van
deze maatregelen, en niet een oordeel over de (internationale)
bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen die strekken tot het
treffen van die maatregelen.
21. Het onderdeel komt tegen 's Hofs oordeel op met de stelling dat
het Hof bevoegdheid kon ontlenen aan art. 2 EG-Piraterijverordening,
art. 5, aanhef en sub 3, EVEX, en/of art. 6, aanhef en sub 1, EVEX,
zodat "onjuist althans onvoldoende gemotiveerd is het oordeel in r.o.
6 (bedoeld is r.o. 5, A-G) dat het Hof niet ordenend moet optreden
buiten Nederland en derhalve een grensoverschrijdend inbreukverbod
dient te worden afgewezen". Uit het vorenstaande volgt dat deze
stelling berust op een verkeerde lezing van het bestreden arrest: het
Hof heeft zich niet onbevoegd geacht om kennis te nemen van de
vorderingen van Philips tegen Princo Zwitserland, doch heeft die
vorderingen voor zover zij strekken tot een grensoverschrijdend
inbreukverbod om opportuniteitsredenen afgewezen. In zoverre faalt het
onderdeel wegens gebrek aan feitelijke grondslag.
22. Wat Postech en Princo Taiwan betreft, heeft het Hof zich eveneens
bevoegd geacht om van alle jegens hen ingestelde vorderingen kennis te
nemen, zulks op grond van art. 126 lid 3 (oud) Rv. Het Hof heeft
evenwel geoordeeld dat het grensoverschrijdende inbreukverbod ook
jegens deze vennootschappen moet worden afgewezen "daar in het kader
van dit kort geding te dien aanzien terughoudendheid moet worden
betracht".
23. Het onderdeel bestrijdt dit oordeel met een motiveringsklacht; het
Hof zou onvoldoende hebben gemotiveerd waarom het grensoverschrijdend
verbod tegen Postech en Princo Taiwan moet worden afgewezen.
24. Bij de beoordeling van deze klacht dient in herinnering te worden
geroepen dat de Hoge Raad in zijn arrest van 24 november 1989, NJ
1992, 404 nt. DWFV (Interlas) heeft overwogen (in r.o. 4.2.4):
"Tenzij uit de wet, uit de aard van de verplichting of uit een
rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht
is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op
vordering van de gerechtigde, veroordeeld. In het algemeen is er geen
reden om aan te nemen dat er voor zulk een veroordeling geen plaats is
wanneer het gaat om een verplichting - eventueel een verplichting naar
vreemd recht - die buiten Nederland moet worden nagekomen. Een meer
beperkte opvatting als door het onderdeel verdedigd vindt geen steun
in het recht en zou in een tijd van toenemende internationale
contacten tot het voor de praktijk onwenselijke resultaat leiden dat
in geval van onrechtmatige daden met een internationaal karakter -
zoals aantasting van intellectuele eigendomsrechten en ongeoorloofde
mededinging in meer landen of grensoverschrijdende milieuvervuiling -
de Nederlandse gelaedeerde genoopt zou kunnen worden zich in alle
betrokken landen tot de rechter te wenden."
In gelijke zin HR 21 februari 1992, NJ 1993, 164 nt. J.H. Spoor
(Barbie), r.o. 5.
25. De zojuist aangehaalde overweging van de Hoge Raad heeft niet
betrekking op de vraag of de Nederlandse rechter internationaal
bevoegd is, rechtsmacht heeft, doch heeft betrekking op de vraag of
het de rechter, eenmaal bevoegd zijnde, vrij staat om bij
gegrondbevinding (onder toepassing van het daarop toepasselijke recht)
van de ingestelde vorderingen zijn veroordeling te doen uitstrekken
tot handelingen en gedragingen buiten het Nederlandse grondgebied. De
overweging heeft, anders gezegd, betrekking op de - in art. 3:296 BW
geregelde - vraag waartoe de rechter de gedaagde op vordering van de
eiser mag veroordelen. Vgl. M.V. Polak, Civiele sancties in het
internationale geval voor de Nederlandse rechter, Studiekring
"Prof.Mr. J. Offerhaus", nieuwe reeks nr. 3, 1995, blz. 12-16.
26. In de context van het intellectuele eigendomsrecht vloeit uit de
aangehaalde overweging van de Hoge Raad derhalve voort dat, indien de
Nederlandse rechter op grond van enige regel van (commuun)
internationaal bevoegdheidsrecht bevoegd is om kennis te nemen van een
vordering betreffende de inbreuk op een naar buitenlands recht
verkregen intellectueel eigendomsrecht, hij desgevorderd in beginsel
een verbod kan uitspreken van handelingen in het buitenland. Dat geldt
ook in kort geding (het Interlas-arrest betrof een kort geding) en
ongeacht de grond waarop de Nederlandse rechter zijn internationale
bevoegdheid heeft gebaseerd, zelfs wanneer die grond, zoals het forum
actoris van art. 126 lid 3 (oud) Rv, internationaal als exorbitant
wordt aangemerkt. In de aangehaalde overweging van het Interlas-arrest
trekt de Hoge Raad zich immers uitdrukkelijk het lot van de
Nederlandse gelaedeerde aan, waaruit volgt dat hij ook
grensoverschrijdende maatregelen door de op grond van art. 126 lid 3
(oud) Rv bevoegde rechter toelaatbaar acht.
27. Tegen deze achtergrond meen ik dat de motiveringsklacht doel
treft. Het bestreden arrest geeft onvoldoende inzicht in de
gedachtengang die het Hof heeft geleid tot zijn beslissing dat in het
onderhavige geval toewijzing van het grensoverschrijdende
inbreukverbod tegen Postech en Princo Taiwan achterwege dient te
blijven. Voor zover het Hof mocht hebben geoordeeld dat in het
onderhavige geval sprake is van de in het Interlas-arrest bedoelde
uitzondering ("tenzij uit de wet, uit de aard van de verplichting of
uit een rechtshandeling anders volgt"), is zonder nadere motivering,
die ontbreekt, niet begrijpelijk op welke grond en waarom het Hof
heeft geoordeeld dat in dit kort geding de hoofdregel moet wijken en
terughoudendheid moet worden betracht. Voor zover het Hof mocht hebben
geoordeeld dat deze terughoudendheid geboden is op grond van het door
het Hof genoemde arrest HvJEG 21 mei 1980, zk. C-125/79
(Denilauler/Couchet Frères), Jur. 1980, 1553, NJ 1981, 184 nt. JCS,
heeft het Hof uit het oog verloren dat de in dat arrest gegeven
aanwijzing om bij het treffen van grensoverschrijdende voorlopige of
bewarende maatregelen terughoudendheid te betrachten niet kan worden
ingeroepen tegen Postech en Princo Taiwan, nu deze vennootschappen
niet zijn gevestigd op het grondgebied van een staat die partij is bij
het EEX-Verdrag of het EVEX, zodat op deze vennootschappen de regeling
van het EEX-Verdrag of het EVEX niet van toepassing is. Voor zover het
Hof mocht hebben geoordeeld dat de aanwijzing van het
Denilauler-arrest van overeenkomstige toepassing moet worden geacht op
gevallen die buiten het formele toepassingsgebied van het EEX-verdrag
of het EVEX vallen en dat in zoverre een beperking heeft te gelden op
de regel van het Interlas-arrest, heeft het eraan voorbij gezien dat
het Interlas-arrest is uitgesproken na het Denilauler-arrest en dat
dit arrest de Hoge Raad geen aanleiding heeft gegeven een beperking
overeenkomstig dat arrest te aanvaarden.
28. Onderdeel V van het middel keert zich tegen de gronden waarop het
Hof de onder (c) bedoelde vordering van Philips heeft afgewezen. Het
Hof overwoog dienaangaande (r.o. 22):
"De hierboven onder 3 sub c vermelde vordering is gebaseerd op artikel
2 van de Verordening en gezien hetgeen hierboven onder 4 en 5 is
overwogen niet toewijsbaar."
Het onderdeel bestrijdt dit oordeel als onjuist en onbegrijpelijk, in
de eerste plaats omdat - kort gezegd - het Hof bevoegd was om van deze
vordering kennis te nemen.
29. Deze klacht faalt wegens gebrek aan feitelijke grondslag. Het Hof
heeft zich, zoals hierboven onder 9. reeds is aangetekend, ten aanzien
van alle vorderingen van Philips, ook de vordering bedoeld onder (c),
bevoegd geacht. De afwijzing van de vordering berust derhalve niet op
het oordeel dat het Hof in de bedoelde rechtsoverwegingen heeft
uitgesproken inzake de internationale bevoegdheid van de Nederlandse
rechter, maar op het daar gegeven oordeel met betrekking tot de
materiële vereisten voor toewijzing van de vordering.
30. Wat die materiële vereisten betreft, overwoog het Hof in r.o. 5:
"Voor overtreding van het in artikel 2 van de Verordening vervatte
verbod, voor zover hier van belang, is vereist dat het goederen
betreft die volgens de wetgeving van de lidstaat waar het verzoek om
douaneoptreden wordt ingediend (in casu de Nederlandse wetgeving)
inbreuk maken op een octrooi. Noch in de Rijksoctrooiwet 1995 noch in
de Rijksoctrooiwet (1910) is bepaald dat inbreuk wordt gemaakt op de
rechten van de octrooihouder door het wederuitvoeren van
transitogoederen.
Bovendien rijst de vraag of het verbod van artikel 2 zich niet richt
tot de lidstaten en nadere regeling behoeft. Is het laatste het geval,
dan zou dit betekenen dat de enkele overtreding van artikel 2 in een
lidstaat niet zonder meer het plegen van een onrechtmatige daad in die
lidstaat meebrengt, in de zin van artikel 5 sub 3 van het EVEX."
31. Ook deze overwegingen bestrijdt het onderdeel als onjuist en
onbegrijpelijk.
32. Voor zover het onderdeel is gericht tegen de laatstbedoelde
overweging, faalt het wegens gebrek aan belang. De overweging is door
het Hof kennelijk ten overvloede gegeven en kan de beslissing van het
Hof tot afwijzing van de onder (c) bedoelde vordering ook niet dragen.
Het antwoord op de door het Hof opgeworpen vraag of het verbod van
artikel 2 van de verordening zich niet richt tot de lidstaten en
nadere regeling behoeft, heeft het Hof immers in het midden gelaten.
33. Voor zover het onderdeel zich keert tegen de eerstbedoelde
overweging, treft het evenwel doel. Art. 6 lid 2, aanhef en sub b, van
de Verordening bepaalt:
"De wetgeving van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de goederen
in een situatie als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a), verkeren,
is van toepassing
a) (...);
b) op de vaststelling van deze autoriteit te geven beslissing. In
afwezigheid van communautaire voorschriften ter zake, worden voor het
geven van deze beschikking dezelfde maatstaven gehanteerd als die
welke worden gebruikt om vast te stellen of goederen die in de
betrokken Lid-Staat worden vervaardigd, op de rechten van de houder
inbreuk maken. (...)."
Hieruit volgt dat bij de beoordeling van de inbreukvraag de goederen
die in Nederland "in een situatie als bedoeld in artikel 1 lid 1,
onder a), verkeren" bij wege van fictie aangemerkt dienen te worden
als goederen die in Nederland zijn vervaardigd. 's Hofs oordeel dat
noch in de Rijksoctrooiwet 1995 noch in de Rijksoctrooiwet (1910) is
bepaald dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de octrooihouder
door het wederuitvoeren van transitogoederen, is derhalve niet
beslissend voor de inbreukvraag. Beslissend is of, onder de
veronderstelling dat de goederen in Nederland zijn vervaardigd, op de
rechten van de octrooihouder inbreuk wordt gemaakt. De door het
onderdeel tegen dit oordeel van het Hof gerichte rechtsklacht treft
derhalve doel.
34. Onderdeel VI van het middel neemt met een drietal klachten
stelling tegen het beslissing van het Hof - in r.o. 22 - om, wat
vordering (a) betreft, geen verbod op te leggen dat buiten Nederland
geldt. Het Hof overwoog dienaangaande (r.o. 22, derde alinea):
"Het hof zal evenwel gelet op hetgeen onder 4 en 5 is overwogen geen
verbod opleggen dat buiten Nederland geldt. Daar komt bij dat Philips
tegenover de betwisting door Postech c.s. niet aannemelijk heeft
gemaakt dat zij in België en/of Zwitserland beschikt over een Belgisch
onderscheidenlijk Zwitsers deel van het Europese "238" octrooi dat
voldoet aan de vereisten voor registratie aldaar en daar rechtskracht
heeft."
35. Het onderdeel klaagt in de eerste plaats dat niet duidelijk is
welke overwegingen in r.o. 4 en 5 het Hof in de aangehaalde overweging
bedoelt.
36. De klacht is ongegrond. Het Hof heeft kennelijk het oog op de
overweging waarin r.o. 4 en 5 uitmonden: de overweging inzake de door
het Hof noodzakelijk geachte terughoudendheid die in dit kort geding
moet worden betracht bij het opleggen van een grensoverschrijdend
inbreukverbod.
37. Als tweede klacht voert het onderdeel aan dat het oordeel onjuist
althans onvoldoende gemotiveerd is op grond van hetgeen is vermeld in
de onderdelen I t/m V.
38. Als voortbouwende klacht deelt deze klacht het lot van de
onderdelen I t/m V. Verwezen zij naar hetgeen hierboven bij die
onderdelen is aangetekend.
39. Ten slotte keert het onderdeel zich tegen het oordeel van het Hof
dat Philips tegenover de betwisting door Postech c.s. niet aannemelijk
heeft gemaakt dat zij in België en/of Zwitserland beschikt over een
Belgisch onderscheidenlijk Zwitsers deel van het Europese "238"
octrooi dat voldoet aan de vereisten voor registratie aldaar en daar
rechtskracht heeft. Het onderdeel acht dit oordeel onjuist althans
onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd, onder meer omdat Postech c.s.
tegen het - impliciete - oordeel van President dat het bewuste octrooi
ook in België en Zwitserland rechtskracht heeft, geen grieven hebben
gericht.
40. De klacht is gegrond. In eerste aanleg heeft de President bij zijn
vonnis van 11 januari 2001 Postech c.s. iedere verdere inbreuk
verboden op de rechten die Philips kan ontlenen aan o.m. het Europese
"238" octrooi en wel voor alle landen waarvoor dat octrooi geldt,
zonder een uitzondering te maken voor België en Zwitserland, welke
landen naar de stellingen van Philips behoren tot de landen waarvoor
dat octrooi geldt. Uit de gedingstukken blijkt niet dat Postech c.s.
een behoorlijk in het geding naar voren gebrachte grief hebben gericht
tegen het - impliciete - oordeel van de President dat het genoemde
octrooi ook voor België en Zwitserland geldt. Het Hof was derhalve aan
dat oordeel van de Rechtbank gebonden.
41. Onderdeel VII van het middel is gericht tegen de gronden waarop
het Hof de onder (b) bedoelde vorderingen heeft afgewezen.
Dienaangaande overwoog het Hof (r.o. 22, vierde alinea):
"Gelet op de belangen van Philips tot toewijzing van haar (hierboven
onder 3 sub b vermelde) nevenvorderingen enerzijds en anderzijds het
belang van Postech c.s. bij afwijzing van deze - vèrstrekkende -
vorderingen, zullen deze vorderingen worden afgewezen (...). Daarbij
heeft het hof mede in aanmerking genomen dat Postech c.s. ten processe
bereid zijn gebleken garantie te stellen voor de door Philips te
lijden schade en Philips daarop in het geheel niet is ingegaan."
42. Het onderdeel klaagt terecht dat het Hof onvoldoende inzicht heeft
gegeven in de belangenafweging die ten grondslag ligt aan zijn
afwijzing van de onder (b) bedoelde vorderingen. Met name is
onvoldoende duidelijk welk belang van Postech c.s. bij afwijzing van
de vordering naar 's Hofs oordeel zwaarder weegt dan de belangen van
Philips bij toewijzing daarvan.
43. Voor zover het Hof mocht hebben geoordeeld dat vernietiging van de
litigieuze CD-R's een te vèrstrekkende maatregel is, is zijn oordeel
in het licht van doel en strekking van de EG-Piraterijverordening
zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet goed begrijpelijk. Het
Hof heeft aannemelijk geacht dat inbreuk op één van Philips'
octrooirechten, het "238"-octrooi, dreigde. De litigieuze CD-R's zijn
derhalve "goederen die inbreuk maken op een
intellectuele-eigendomsrecht" als bedoeld in art. 1 lid 2 sub a van de
verordening. De verordening beoogt mogelijk te maken dat dergelijke
goederen worden vernietigd zonder enigerlei schadevergoeding. Art. 8
lid 1 van de verordening bepaalt daartoe onder meer:
"Onverminderd de overige rechtsmiddelen die de houder van het recht
ter beschikking staan, nemen de lidstaten de nodige maatregelen opdat
de bevoegde autoriteiten:
a) als algemene regel en overeenkomstig de nationale wetgeving
terzake, de goederen waarvan is vastgesteld dat zij goederen zijn als
bedoeld in artikel 1, lid 2, punt a), kunnen vernietigen of uit de
handel kunnen nemen om te voorkomen dat de houder van het recht wordt
geschaad, een en ander zonder enigerlei schadeloosstelling en zonder
dat dit ten laste komt van de Schatkist;
b) voor die goederen elke andere maatregel kunnen nemen die ertoe
leidt dat de betrokkenen de facto het economisch voordeel van de
verrichting ontnomen wordt."
In de considerans bij de verordening wordt in dit verband overwogen
(overweging 11):
"dat maatregelen moeten worden vastgesteld waaraan de goederen in
kwestie dienen te worden onderworpen wanneer is komen vast te staan
dat zij zijn nagemaakt of door piraterij zijn verkregen; dat deze
maatregelen niet alleen het economisch voordeel aan de transactie
moeten ontnemen en een sanctie moeten opleggen aan degenen die
verantwoordelijk zijn voor de handel in deze goederen. maar ook
verdere transacties van dezelfde aard doeltreffend moeten tegengaan."
44. Tegen deze achtergrond is niet goed begrijpelijk waarom het Hof
heeft geoordeeld dat vernietiging een te vèrstrekkende maatregel is en
dat reeds daarom de desbetreffende vordering moet worden afgewezen.
Het onderdeel slaagt derhalve.
De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest van het
Gerechtshof te 's-Gravenhage en tot verwijzing van de zaak naar dat
gerechtshof ter verdere behandeling en beslissing.
De Procureur-Generaal
bij de Hoge Raad der Nederlanden,
Hoge Raad der Nederlanden